Legea nr. 112/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice („Legea nr. 112/2020”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 iulie 2020. Actul normativ a intrat în vigoare la data de 12 iulie 2020.
Prin Legea nr. 112/2020 este transpusă Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 336 din 23 decembrie 2015 („Directiva UE 2015/2436”).
Această lege are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice („Legea nr. 84/1998”), principalele modificări legislative fiind prezentate în cele ce urmează.
1. Sunt aduse modificări de ordin terminologic, introduse noțiuni noi sau detaliate noțiuni existente
Pentru alinierea terminologică a noțiunilor folosite în materia proprietății intelectuale, noțiunea de „marcă comunitară” a fost înlocuită cu noțiunea de „marcă a Uniunii Europene”, iar sintagma „Regulamentul privind marca comunitară” a fost înlocuită cu sintagma „Regulamentul privind marca Uniunii Europene”.
Au fost detaliate noțiunile de marcă colectivă, marcă de certificare, titular și mandatar autorizat și au fost introduse noțiunile de „Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci -OSIM” și „Clasificarea de la Nisa”.
S-a clarificat noțiunea de „Registrul mărcilor” ca fiind baza de date administrată de OSIM, care cuprinde mărcile înregistrate în România, precum și toate datele înscrise referitoare la aceste înregistrări, indiferent de suportul pe care sunt păstrate aceste date.
2. A fost eliminată cerința reprezentării grafice a mărcilor dintre condițiile pentru înregistrarea unei mărci
Aceasta este o modificare esențială și este reprezentată de faptul că a fost eliminată cerința reprezentării grafice a mărcii dintre condițiile impuse pentru înregistrarea unei mărci.
Dacă mărcile înregistrate anterior trebuiau să poată fi reprezentate grafic, în viitor va fi suficient ca semnul să fie astfel reprezentat încât să permită determinarea cu claritate și precizie a obiectului protecției conferite titularului mărcii. Acest lucru înseamnă că anumite semne ce puteau fi reprezentate numai în format electronic pot fi acum înregistrate ca mărci, spre exemplu, mărci multimedia, mărci sub forma unor holograme.
Extinderea internațională a protecției acestor noi tipuri de mărci nu va fi posibilă deocamdată, deoarece Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) solicită în continuare o reproducere a mărcii sub forma unei reprezentări grafice bidimensionale.
3. Au fost modificate/completate motivele absolute/relative de refuz la înregistrarea/anularea unei mărci
Prin modificările aduse, s-a urmărit asigurarea faptului că nivelul de protecție acordat indicațiilor geografice prin legislația adoptată la nivel European și național se aplică în mod uniform și complet în ceea ce privește examinarea motivelor absolute și relative de refuz. În plus, domeniul de aplicare al motivelor absolute de refuz a fost extins la mențiunile tradiționale protejate pentru vinuri, specialitățile tradiționale garantate și soiuri de plante.
Astfel, sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute, inter alia:
mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislației Uniunii Europene, ale legislației naționale sau ale acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană sau România este parte, care prevăd protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice;
mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislației Uniunii Europene sau ale acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană este parte, care prevăd protecția mențiunilor tradiționale pentru vinuri;
mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislației Uniunii Europene sau ale acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană este parte, care prevăd protecția specialităților tradiționale garantate.
În ceea ce privește motivele absolute de refuz legate de caracterul distinctiv al semnului, acestea nu își mai găsesc aplicare numai prin raportare la data de depozit.
Astfel, sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate mărcile care: sunt lipsite de caracter distinctiv; sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante; sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului ori a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora.
Cu toate acestea, înregistrarea unei mărci nu este refuzată sau, după caz, înregistrarea nu este anulată pentru motivele menționate mai sus dacă înainte de data de depozit a cererii de înregistrare sau înainte de data depunerii cererii de anulare marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării. Aceste dispoziții se aplică și în cazul în care caracterul distinctiv a fost dobândit după data depunerii cererii de înregistrare, dar înainte de data înregistrării mărcii.
Modificări/completări au fost aduse și în ceea ce privește motivele relative de refuz. Astfel, de exemplu, dacă în reglementarea anterioară un motiv relativ de refuz îl constituia faptul că marca putea fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data depozitului cererii și care continua să fie utilizată acolo (iar cererea era facută cu rea-credință de solicitant), în prezent o marcă poate fi refuzată la înregistrare/anulată dacă marca poate fi confundată cu o marcă anterioară protejată în străinătate, cu condiția ca, la data depunerii cererii, solicitantul să fi acționat cu rea-credință.
În plus, conform noii reglementări, o marcă poate fi refuzată la înregistrare/anulată dacă există o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice depusă în conformitate cu legislația națională sau cu legislația Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau de data priorității invocate în sprijinul cererii, sub rezerva înregistrării sale ulterioare, iar denumirea de origine sau indicația geografică respectivă conferă persoanei autorizate să o folosească dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România.
Un alt element de noutate îl constituie faptul că a fost introdus art. 7 alin. 2) care vine cu o mețiune importantă, respectiv că atunci când există motive pentru respingerea înregistrării unei mărci numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care această marcă a fost solicitată, respingerea înregistrării acoperă numai produsele sau serviciile în cauză.
4. S-au adus completări cu privire la indicarea produselor și serviciilor pentru care se solicită protecția mărcii
Prin art. 91 au fost introduse prevederi referitoare la întinderea protecției acordate unei mărci în funcție de produsele și serviciile desemnate, desemnare ce trebuie să fie clară și precisă.
Utilizarea unor termeni generali sau a indicațiilor generale cuprinse în titlurile claselor din Clasificarea de la Nisa se va interpreta ca incluzând toate produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicației sau al termenului respectiv.
În plus, s-a clarificat faptul că produsele și serviciile nu pot fi considerate ca asemănătoare pe motiv că figurează în aceeași clasă și nici nu pot fi considerate ca fiind diferite pe motiv că figurează în clase diferite ale Clasificării de la Nisa, aspecte deja consacrate de practica Oficiului European de Proprietate Intelectuală și OSIM, precum și jurisprudența în materie.
În vederea clarificării întinderii protecției mărcilor, conform art. 92, titularii mărcilor înregistrate în raport cu întreg titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa pot declara că intenția lor la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii a fost de a solicita protecția unor produse sau servicii în afara celor acoperite de sensul literal al titlului clasei respective, cu condiția ca produsele sau serviciile astfel indicate să fie incluse în lista alfabetică a clasei respective din ediția Clasificării de la Nisa în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
Declaratia trebuie depusă până la data de 30 septembrie 2020 și trebuie să precizeze în mod clar și precis produsele și serviciile, altele decât cele acoperite de sensul literal al indicațiilor oferite de titlul clasei, la care se referea inițial intenția titularului. OSIM va modifica Registrul mărcilor în mod corespunzător. În cazul mărcilor pentru care nu se depune nicio declarație în termenul prevăzut anterior, se va considera că de la expirarea termenului respectiv acestea desemnează doar produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicațiilor cuprinse în titlul clasei respective.
5. Au fost reduse termenele aferente cererii de înregistrare
Termenul de 3 luni prevăzut anterior pentru depunerea actelor de prioritate, plata taxei legale aferente invocării priorității, precum și pentru comunicarea plății taxei de examinare a cererii de înregistrare a mărcii a fost redus de la trei luni la 30 de zile. În cazul neplății în termen, cererea se va respinge pe motivul că solicitantul a renunțat la înregistrare.
Termenul în care OSIM examinează dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru depunerea cererii de înregistrare și, în caz afirmativ, în care atribuie dată de depozit cererii, a fost redus de la o lună la 7 zile.
Când un element neesențial al mărcii este lipsit de caracter distinctiv și dacă acest element este de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecției mărcii, OSIM va cere solicitantului să declare, în termen 30 de zile de la data notificării, că nu invocă un drept exclusiv asupra acestui element. În reglementarea anterioară, acest termen era de 2 luni.
Dacă cererea nu îndeplinește condițiile pentru înregistrarea mărcii, OSIM notifică solicitantul, acordându-i un termen de 30 de zile în care acesta să își poată prezenta punctul de vedere ori să își retragă cererea. Termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile, la cererea solicitantului și cu plata taxei prevăzute de lege. În reglementarea anterioară, aceste termene erau de 3 luni.
6. S-au adus completări în ceea ce privește capacitatea de a formula observații la cererea de înregistrare marcă
Dacă, până în prezent, legea prevedea că orice persoană interesată poate formula, în termen de 2 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, observații scrise privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz prevăzute de lege, noua reglementare prevede că aceste observații pot fi formulate de orice persoană fizică sau juridică și orice grup sau organism care reprezintă fabricanții, producătorii, furnizorii de servicii, comercianții sau consumatorii. Acestea însă nu dobândesc calitatea de parte în procedura de înregistrare a mărcii.
7. A fost introdusă posibilitatea divizării înregistrării unei mărci
Pe lângă posibilitatea deja prevăzută de legislația anterioară de divizare a cererii de înregistrare a unei mărci, a fost introdusă posibilitatea divizării unei înregistrări deja admise. Astfel, titularul mărcii înregistrate care se referă la mai multe produse sau servicii poate solicita la OSIM divizarea înregistrării mărcii în două sau mai multe înregistrări, indicând produsele sau serviciile în cadrul înregistrărilor divizionare, cu plata taxei prevăzute de lege.
8. Au fost aduse modificări procedurii opoziției
Prin Legea nr. 112/2020, au fost abrogate art. 19-21 din Legea nr. 84/1998, articole ce reglementau procedura opoziției în cadrul procedurii de examinare a cererii de înregistrare a mărcii. Astfel, persoanele interesate își vor putea apăra drepturile prin intermediul procedurii „opoziției” după admiterea la înregistrare a mărcii.
Astfel, conform noii reglementări, opoziția poate fi formulată în termen de 2 luni de la data publicării admiterii cererii de înregistrare.
Un alt aspect de noutate este dat de faptul că dovada utilizării mărcii trebuie făcută prin raportare la o perioadă de 5 ani care precedă data depunerii sau data de prioritate a cererii de înregistrare a mărcii în legătură cu care a fost formulată opoziția, și nu prin raportare la data publicării admiterii cererii de înregistrare.
9. Au fost aduse clarificări în legătură cu data încheierii procedurii de înregistrare a mărcii și termenul pentru plata taxei privind înscrierea acesteia în Registrul Mărcilor
Procedura de înregistrare a unei mărci se consideră încheiată la data la care cererea de marcă admisă la înregistrare nu mai poate face obiectul unei opoziții sau, în cazul în care a fost depusă o opoziție, la data la care decizia privind opoziția a devenit definitivă sau opoziția a fost retrasă. Aceste prevederi se aplică și cererilor de înregistrare internațională a mărcilor.
A fost prevăzut faptul că solicitantul trebuie să plătească taxa de eliberare a certificatului de înregistrare a mărcii în termen de 30 de zile de la notificarea făcută de OSIM în acest sens. În caz de neplată în termenul prevăzut, se va considera faptul că titularul a renunțat la înregistrarea mărcii.
10. S-au adus modificări privind reînnoirea mărcii
Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută de către titularul mărcii sau de către orice altă persoană autorizată în acest sens prin lege sau în baza unui contract, într-un termen de cel puțin 6 luni anterior datei expirării înregistrării. În reglementarea anterioară, termenul era de 3 luni.
OSIM va informa titularul mărcii cu privire la expirarea înregistrării, cu cel puțin 6 luni înainte de data acestei expirări, fără ca lipsa unei astfel de informări să atragă răspunderea Oficiului.
11. Au fost sporite drepturile de care se bucură titularii unor mărci înregistrate
În noua variantă a Legii nr. 84/1998, titularul unei mărci poate cere instanței judecătorești competente, printr-o acțiune în contrafacere, să interzică terților să utilizeze, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său, printre altele, un semn identic sau asemănător cu marca, care este utilizat în alt scop decât acela de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui semn, fără motive întemeiate, atrage obținerea de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.
În plus, titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, și următoarele acte:
utilizarea semnului ca denumire comercială ori ca parte a unei denumiri comerciale;
utilizarea semnului în publicitatea comparativă într-un mod care contravine Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă.
Pentru a putea combate într-un mod eficace fenomenul contrafacerii, noua reglementare prevede că, în cazul în care există riscul ca ambalajul, etichetele, elementele sau dispozitivele de securitate ori de autenticitate sau orice alte suporturi pe care se aplică marca să poată fi utilizate pentru produse sau servicii într-o manieră care ar constitui o încălcare a drepturilor titularului unei mărci, acesta din urmă are dreptul de a interzice, atunci când acestea sunt efectuate în activitatea comercială, următoarele acte:
aplicarea unui semn identic sau similar cu marca pe ambalaje, etichete, elemente sau dispozitive de securitate ori de autenticitate sau pe orice alte suporturi pe care se poate aplica marca;
oferirea, introducerea pe piață sau deținerea în aceste scopuri, precum și importul sau exportul ambalajelor, etichetelor, elementelor sau dispozitivelor de securitate sau de autenticitate sau a oricăror alte suporturi pe care se poate aplica marca.
Titularul unei mărci înregistrate este îndreptățit totodată să împiedice terții să introducă în cursul activității comerciale produse pe teritoriul României, fără a le pune în liberă circulație în România, în cazul în care aceste produse, inclusiv ambalajele acestora, provin din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică cu marca înregistrată în România pentru respectivele produse sau care nu poate fi diferențiată, în aspectele sale esențiale, de marca înregistrată. Acest drept se stinge însă dacă, în cursul procedurilor de constatare a contrafacerii mărcii înregistrate, declarantul sau deținătorul produselor prezintă dovezi potrivit cărora titularul mărcii înregistrate nu este îndreptățit să interzică introducerea produselor pe piață în țara de destinație finală.
12. Au fost limitate anumite drepturi ale titularilor de mărci în favoarea principiului securității juridice
În cadrul acțiunilor în contrafacere, titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică utilizarea unei mărci înregistrate ulterior (inclusiv o marcă a Uniunii Europene), dacă această marcă ulterioară nu ar putea fi anulată conform prevederilor legale. Cu toate acestea, în cazul în care titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică utilizarea unei mărci înregistrate ulterior, titularul mărcii ulterioare nu este îndreptățit să interzică utilizarea mărcii anterioare, chiar dacă acest drept anterior nu mai poate fi invocat împotriva mărcii ulterioare.
13. Prevederi speciale pentru cazul înregistrării prin mandatar/reprezentant
În cazul în care o marcă este înregistrată pe numele mandatarului sau al reprezentantului titularului acelei mărci, fără consimțământul titularului, acesta din urmă este îndreptățit să întreprindă cel puțin unul dintre următoarele demersuri:
să se opună utilizării mărcii sale de către mandatarul sau reprezentantul său;
să solicite cesiunea mărcii în favoarea sa.
14. Modificări/clarificări cu privire la transmiterea drepturilor asupra mărcilor
Conform noii reglementări, drepturile asupra mărcii se pot transmite nu numai prin cesiune, licență sau pe cale succesorală (cum se prevedea anterior), ci și prin fuziune, în baza unei hotărâri judecătorești sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege pentru transferul dreptului de proprietate.
Mai mult, sancțiunea nulității nu mai intervine în cazul în care cesiunea nu este făcută în scris și semnată de părțile contractante, în măsura în care cesiunea rezultă dintr-o hotărâre judecătorească sau în urma executării unor obligații contractuale.
Ca regulă generală, în cazul transmiterii patrimoniului titularului mărcii în totalitatea sa, această transmitere va avea ca efect și transferul drepturilor în legătură cu marca. Elementul de noutate este dat de faptul că acest efect este înlăturat dacă există o convenție contrară sau acest aspect rezultă în mod evident din împrejurări.
15. Au fost introduse clarificări cu privire la drepturile reale ce pot exista asupra unei mărci
Astfel, a fost reglementat faptul că atât o marcă, cât și o cerere de înregistrare a mărcii pot, independent de societate, să facă obiectul unui drept real sau al unor măsuri de executare silită. Acestea din urmă se înscriu în Registrul mărcilor la cererea persoanei interesate. În situația în care titularul mărcii intră în procedura insolvenței, la cererea oricărei persoane interesate, OSIM face mențiune despre aceasta în Registrul mărcilor.
16. A fost eliminat termenul de cinci ani pentru introducerea unei acțiuni în anularea mărcii
Spre deosebire de vechea reglementare conform căreia cererile de anulare trebuiau introduse în termen de 5 ani de la data înregistrării mărcii, cu excepția situației în care înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință, noua reglementare prevede că, indiferent de motivul invocat, anularea înregistrării mărcii poate fi cerută oricând în perioada de protecție a mărcii de către orice persoană interesată.
17. Introducerea unei proceduri administrative de anulare a mărcii sau de decădere din drepturile conferite de marcă
Conform noii reglementări, anularea înregistrării mărcii, precum și decăderea din drepturi a titularului mărcii pot fi solicitate nu numai pe cale judiciară, la Tribunalul București, ci și pe cale administrativă, la OSIM. Această din urmă procedura însă va intra în vigoare începând cu data de 14 ianuarie 2023.
18. Au fost reglementate în mod punctual subiectele de drept ce pot fi titulare ale unor mărci colective sau mărci de certificare, precum și condițiile cu privire la înregistrarea, anularea, decăderea acestora
Conform noii reglementări, înregistrarea de mărci colective poate fi solicitată de: asociațiile de fabricanți, producători, prestatori de servicii sau comercianți care, în conformitate cu legislația care li se aplică, au capacitatea, în nume propriu, să fie titulari de drepturi și obligații, de a încheia contracte sau de a întocmi alte acte juridice și de a sta în justiție, precum și persoanele juridice de drept public.
Cererea de înregistrare a mărcii colective se respinge, printre altele, și în cazul în care există riscul ca publicul să fie indus în eroare în ceea ce privește caracterul sau semnificația mărcii și, mai ales, dacă există probabilitatea ca aceasta să nu fie considerată o marcă colectivă.
În plus, în noua reglementare, marca colectivă constituită din semne sau indicații care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor nu îndreptățește titularul să interzică unui terț utilizarea în cursul schimbului comercial a acestor semne sau indicații, atât timp cât sunt folosite de către terț conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial. O astfel de marcă nu poate fi opusă unui terț care este îndreptățit să utilizeze o denumire geografică.
Cât privește mărcile de certificare, înregistrarea unei asemenea mărci poate fi solicitată de orice persoană fizică sau juridică, inclusiv instituțiile, autoritățile și organismele de drept public, cu condiția ca persoanele respective să nu desfășoare o activitate economică ce implică furnizarea de produse sau servicii de tipul celor certificate.
19. Au fost abrogate dispozițiile privind marca comunitară ca urmare a abrogării Regulamentului nr. 40/1994 privind marca comunitară de către Regulamentul 2017/1001 privind marca Uniunii Europene
20. Modificarea termenelor de plată
În urma modificărilor aduse Legii nr. 84/1998 din perspectiva procedurilor legale desfășurate în vederea acordării protecției mărcilor și indicațiilor georgrafice au fost modificate și termenele de plată a taxelor percepute de OSIM. În acest context, urmează modificarea termenelor de plată prevăzute în cuprinsul Anexei 4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată.
21. Intrarea în vigoare
Au fost prevăzute dispoziții tranzitorii ce menționează faptul că cererile de înregistrare a mărcilor/indicațiilor geografice rămân supuse dispozițiilor legale sub care a fost inițiată procedura. Cu privire la această regulă există o excepție, și anume modificările aduse prin dispozițiile Legii nr. 112/2020 cu privire la eliberarea certificatul de înregistrare. Astfel, dacă există mărci admise la înregistrare în conformitate cu vechile prevederi, dar care nu au fost înscrise în Registrul mărcilor pentru că nu s-au plătit taxele aferente pentru eliberarea certificatului de înregistrare, OSIM va considera că titularul a renunțat la marcă. Până în prezent, OSIM nu a adoptat o poziție oficială cu privire la situația mărcilor mai sus menționate, respectiv dacă solicitanții pentru aceste mărci vor fi notificați în prealabil de OSIM cu privire la încheierea procedurii de înregistrare a acestor mărci sau dacă termenul de 30 de zile (pentru plata taxei privind eliberarea certificatului de înregistrare) începe să curgă automat de la data intrării în vigoare a Legii nr. 112/2020.
În termen de 2 luni de la publicarea Legii nr. 112/2020, Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice se va modifica în mod corespunzător.
Un material Legal Marketing
